Регистрация товарного знака на БВО

Суть товарного знака в том, чтобы присвоить товарам и услугам уникальный идентификатор для предоставления возможности покупателям определять, кто их создал и откуда они взялись. Поэтому в широком смысле товарный знак — это символ, слово или группа слов, которые были зарегистрированы на законных основаниях или которые стали известны в силу их использования. В данной статье мы рассмотрим первый способ признания товарных знаков. Для начала обратимся к местному законодательству.

На Британских Виргинских островах товарные знаки регулируются одноименным законом 2013 года (Trade Marks Act), вступившим в силу 1 сентября 2015 года.

Он заменил три законодательных акта, которые ранее регулировали регистрацию и использование товарных знаков на БВО, а именно: Закон о товарных знаках 1887 г. (Trade Marks Act), Закон о повторной регистрации товарных знаков Соединенного Королевства 1946 г.(Re-Registration od United Kingdom Trade Marks Act, 1946) и Закон о товарных знаках (Merchandise Marks Act, 1887). Первые два являлись основными законодательными актами о товарных знаках.

Закон 2015 года внес необходимые на тот момент изменения в области товарных знаков на Британских Виргинских островах и привел юрисдикцию в соответствие с другими, более современными в этой части юрисдикциями. В нем были урегулированы вопросы регистрации и защиты товарных знаков, возбуждения судебных разбирательств в отношении товарных знаков и другие вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности.

1) Закон закрепил легальное определение товарного знака, в отличие от Закона 1887 года, который указывал лишь на сведения, из которых должен состоять или которые должен содержать товарный знак. Так товарным знаком является любой знак, который может:

(a) быть представлен графически; и

(b) отличать товары или услуги одного лица от товаров или услуг другого лица и, если не исключено, включает зарегистрированный товарный знак, коллективный товарный знак и сертификационный знак.

При этом термин «знак» включает в себя

(a) бренд, цвет, устройство, изобразительный элемент, заголовок, этикетку, букву, название, цифру, форму, подпись, запах, звук, вкус, билет или слово, а «цифра» и «слово» в этом отношении должны толковаться как включающие иностранную цифру и иностранный шрифт или слово; и

(b) любую комбинацию знаков.

2) До 1 сентября 2015 года в стране существовала двойная система, позволяющая регистрировать как местные торговые знаки, так и продлевать регистрацию тех, что были зарегистрированы в Великобритании. Однако новый закон упразднил такую двойную систему, запретив продление британских товарных знаков на БВО.

3) Закон допускает регистрацию не только товаров, но и услуг. Одним из пробелов Закона 1887 года являлось то, что он не предусматривал первоначальную регистрацию знаков обслуживания на БВО. Правообладатели знаков обслуживания, которые хотели зарегистрировать знак на БВО для защиты своих интересов, часто пытались обойти трудности, продлив действие уже существующего, но зарегистрированного в Великобритании, знака обслуживания на БВО. В дальнейшем это приводило к многочисленным дискуссиям о том, действительно ли такая регистрация обеспечивает их достаточную защиту на БВО. Закон 2013 года урегулировал данное положение, разрешив подавать заявки на первоначальную регистрацию знаков обслуживания на БВО.

1. Закон, что очень важно, предусматривает приоритет торгового знака, который был зарегистрирован в стране-участнице Парижской конвенции или члене ВТО. При этом заявление на получение такого приоритета должно быть подано в течение шести месяцев с момента подачи заявления на регистрацию в другой стране.
2. Законом также предусматривается защита общеизвестных знаков (well-known mark), имеющих право на защиту в соответствии с Парижской конвенцией.
3. Используется система международной классификации. Благодаря этому возможна подача многоклассовых заявок в соответствии с системой Ниццкой классификации (Международная классификация товаров и услуг, МКТУ).
4. Закон позволяет подавать заявки в электронном виде, а не физически в Реестр товарных знаков, как это было раньше. Это повышает эффективность процесса подачи заявок как со стороны агента-исполнителя, так и со стороны самого Реестра.

К недостаткам можно отнести то, что регистрация товарного знака на Британских Виргинских островах не обеспечивает экстра-территориального охвата, то есть защита распространяется только на территории страны регистрации.

Товарные знаки, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, не включены в Мадридскую систему, поскольку государство не является участником Мадридского соглашения (Мадридского протокола). Защита товарных знаков обеспечивается только посредством прямой регистрации в Бюро интеллектуальной собственности (BVI Intellectual Property Office).

Также реестр торговых знаков, зарегистрированных на БВО, не является открытым, поэтому при желании клиенты не смогут проверить действительность регистрации вашего товарного знака.

Это связано с тем, что на сайте BVI FSC содержится очень мало информации, которая к тому же является устаревшей. К примеру, есть публикации из местной газеты (VIRGIN ISLANDS OFFICIAL GAZETTE) об удалении товарных знаков из реестра, самые поздние из них датированы 2019 годом.

1. Предварительный поиск товарного знака

Перед подачей заявки желательно провести поиск по базе данных уже зарегистрированных товарных знаков БВО. В результате от имени Office of the Registrar of Trade Marks, Patents and Copyright выдается специальный документ, Record of Search, в котором прямо указывается на наличие/отсутствие знаков со схожими данными. Примерный срок готовности: до 10 рабочих дней.

Это необязательный, но рекомендуемый шаг, поскольку помогает оптимизировать временные и финансовые затраты, а также убедиться, что ваш знак уникален и не совпадает с уже существующими. В противном случае заявление может быть отклонено.

2. Подготовка заявления

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать следующие ключевые элементы:

• Изображение или описание знака. Здесь важно, чтобы изображение было чётким и соответствовало требованиям, указанным выше. Также приветствуется детальное описание элементов изображения для более полного понимания его значения.
• Выбор класса (или нескольких классов) товаров и услуг. Товарные знаки регистрируются с указанием конкретных классов товаров и услуг по Ниццкой классификации (например, класс 3 — косметика, класс 9 — электроника и т.д.). Вы должны точно определить, для каких товаров или услуг будет использоваться знак.
• Информация о заявителе. Физическое или юридическое лицо, подающее заявку. Необходимо указать полное наименование, адрес, контактные данные.

Помимо вышеперечисленного в заявке должно быть указано:
a) используется ли товарный знак заявителем или с его согласия в отношении товаров или услуг, в отношении которых запрашивается регистрация;
или
b) намерен ли заявитель добросовестно и самостоятельно использовать знак или же разрешить его использование кому-либо в отношении соответствующих товаров или услуг.

Также можно требовать приоритета Парижской конвенции, указав дату и страну/территорию, где заявка на регистрацию товарного знака уже подана. В этом случае заявление рассматривается так же, как если бы оно было подано в ту же дату, что и первоначальное заявление в соответствующей стране. Право приоритета имеет срок в шесть месяцев от даты первого заявления.

• Доверенность на местного агента. Поскольку заявление могут подавать только зарегистрированные агенты по торговым знакам, которые перечислены на сайте British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC), необходимо оформить нотариально заверенную доверенность на подачу заявлений и на саму регистрацию в соответствии с Законом. В ней потребуется указать:
  • наименование и адрес заявителя;
  • изображение или описание товарного знака;
  • предоставление полномочий на совершение действий в качестве агента (регистрация, продление, отзыв, прекращение действия товарного знака).

3. Непосредственно подача заявления

Для регистрации товарного знака на Британских Виргинских островах заявление (с использованием формы TM1) должно быть подано в Registry of Corporate Affairs, который является частью BVI FSC.

Это можно сделать лично либо по почте. Так же на этом этапе нужно оплатить государственную пошлину за регистрацию.

В результате выдается Notice of Filing of Application с присвоенным заявлению регистрационным номером, после чего остальные этапы (в частности, само получение одобрения) занимают около пары месяцев, в зависимости от загруженности органа.

4. Формальная экспертиза

После подачи заявления FSC проверяет, что оно соответствует формальным требованиям:

• Все поля заполнены корректно;
• Приложены необходимые документы;
• Оплачены пошлины.

Если обнаружены ошибки или недостатки, заявителю направляют уведомление с просьбой устранить их в определённый срок.

5. Рассмотрение заявления по существу

На этом этапе проводится уже более глубокий анализ, а именно, проверяется:

• Не нарушает ли знак права третьих лиц;
• Нет ли совпадений или сходств с уже зарегистрированными знаками;
• Отсутствуют ли в знаке запрещённые элементы (например, государственные символы, обманчивые обозначения и т.д.);
• Оценивается, соответствует ли знак требованиям закона и может ли он быть зарегистрирован как товарный знак.

6. Публикация заявки

Если заявление успешно прошло экспертизу, его публикуют в официальной газете.

Это необходимо для уведомления общественности и третьих лиц о намерении зарегистрировать товарный знак.

При этом существует специальный срок для направления возражений (обычно – 2 месяца). В течение этого времени любой может подать возражение, если считает, что знак нарушает его права.

7. Регистрация и выдача сертификата

Если возражений не поступило или они были отклонены, то FSC официально регистрирует товарный знак, после чего заявителю выдаётся Certificate of Registration of Trade Mark. С этого момента правообладатель получает исключительные права на использование знака в указанных классах и на территории БВО, а также получает право на их административную и судебную защиту при злоупотреблении со стороны третьих лиц.

Регистрация действует в течение 10 лет с даты подачи заявки.

Датой подачи заявки на регистрацию товарного знака считается дата подачи в Регистрар документов, содержащих все необходимые установленные законом требования, а в случае подачи документов в разные даты датой подачи считается последняя дата.

По истечении этого времени можно продлить регистрацию на последующие аналогичные периоды, уплатив соответствующую пошлину.

Для подачи заявления на продление не требуется никаких дополнительных документов. Однако стоит иметь в виду, что:

1. оно должно быть подано до истечения срока регистрации;
2. обычно для обработки заявки на продление регистрару требуется не более шести месяцев, после чего уведомление о продлении так же публикуется в официальной газете БВО.

За сроком продления важно следить, чтобы не утратить исключительные права на товарный знак, потому как при неоплате продления Регистрар публикует уведомление в газете об аннулировании знаков.

В случае если Вы не хотите продлевать на новый период, следует сообщить об этом своему агенту, чтобы он направил соответствующее уведомление в Регистрар.

Таким образом, хотя процесс подачи заявки на регистрацию товарного знака и является довольно длительным, это стоит затраченных усилий, потому что официальная регистрация обеспечивает защиту идентичности вашего бизнеса/бренда и доверие клиентов и контрагентов.